Сторонами заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Сторонами заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. Каков порядок государственной регистрации предоставления такого права? Какова необходимость привлекать патентного поверенного в связи с рассмотрением документов в органе, осуществляющем государственную регистрацию?

Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
В соответствии с п. 2 ст. 1490 ГК РФ предоставление по договору права использования товарного знака подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ.
В силу п. 2 ст. 1232 ГК РФ порядок и условия государственной регистрации предоставления права использования средства индивидуализации (которым, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, является и товарный знак) устанавливаются Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (далее — Правила). Согласно пп. «а» п. 1 Правил под распоряжением исключительным правом в этом нормативном правовом акте понимается, в частности, предоставление права использования товарного знака по договору.
Государственная регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (п. 2 Правил).
Последовательность административных процедур (действий) Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по государственной регистрации предоставления права использования товарного знака урегулирована Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (утвержден приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 N 371, далее — Административный регламент).
Как следует из п. 5 Правил, для государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору стороны договора подают в Роспатент заявление, которое подписывается обеими сторонами договора (лицензиаром и лицензиатом) либо одной из сторон. Форма такого заявления приведена в приложении N 3 к Административному регламенту.
В случае, если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано только одной из сторон лицензионного договора, к заявлению необходимо приложить один из следующих документов:
— подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
— нотариально удостоверенная выписка из договора;
— лицензионный договор (п. 6 Правил).
Требования к содержанию заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору или документа, который прилагается к такому заявлению, изложены в п.п. 7 и 9 Правил.
При подготовке лицензионного договора также представляется целесообразным обратить внимание на положения подраздела 3.1 раздела 3 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186.
В рамках процедуры государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на товарный знак стороны договора признаются заявителями (п. 2 Административного регламента).
Согласно п. 13 Правил в случае, если заявитель ведет дела через представителя, действующего на основании доверенности, в Роспатент необходимо представить выданную заявителем доверенность, которая удостоверяет полномочия представителя.
В связи с этим обратим внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 1247 ГК РФ заявитель вправе вести дела с Роспатентом самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного представителя.
Аналогичное правило содержится в абзаце третьем п. 2 Административного регламента.
Таким образом, стороны лицензионного договора, не проживающие постоянно за пределами территории РФ и не относящиеся к иностранным юридическим лицам (п. 2 ст. 1247 ГК РФ), вправе не привлекать патентного поверенного для ведения дел в Роспатенте, связанных с государственной регистрацией предоставления права использования товарного знака, а выступать в отношениях с Роспатентом самостоятельно или через представителя, который не является патентным поверенным.
За рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, знака обслуживания по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения уплачивается пошлина в размере 13500 рублей + 11500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1 (п. 2 ст. 1249 ГК РФ, п. 3.11 приложения N 1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора (утверждено постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 N 941, далее — Положение)).
Пунктом 5 Положения предусмотрено, что документом, подтверждающим уплату или доплату пошлины, является распоряжение об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет, открытый территориальным органом Федерального казначейства. В этом пункте приведены также требования к названному платежному документу.
Заявитель вправе (но не обязан) приложить платежный документ об уплате пошлины к документам, представляемым в Роспатент на государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака. Роспатент проверяет факт уплаты пошлины, и, если будет обнаружено, что пошлина не внесена или внесена в меньшем размере, заявителю направляется уведомляющий документ (по почте или электронным сообщением по адресу, указанному заявителем) о начислении соответствующей пошлины и об обязанности уплатить пошлину в установленном размере в течение двух месяцев со дня направления уведомляющего документа (п. 14 Правил, п. 8 Положения).
Таким образом, в рассматриваемом случае в Роспатент необходимо представить заявление по установленной форме о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору и доверенность на представителя, если заявитель будет вести дела с Роспатентом через представителя. При этом представителем не обязательно должен быть патентный поверенный. Если заявление подписано только одной стороной договора, необходимо также представить подписанное сторонами уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом или лицензионный договор, или нотариально удостоверенную выписку из лицензионного договора.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

15 февраля 2018 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Источник:
http://www.garant.ru/consult/civil_law/1183465/

Лицензионный договор

Содержание

Юрист, патентный поверенный №2161

Лицензионный договор — это средство распоряжения исключительным правом. Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному соглашению правообладатель (лицензиар) дает разрешение на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели, программы для ЭВМ и БД) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным соглашением.

Срок действия лицензионного договора

Действие договора не является бессрочным и ограничивается сроком действия правовой охраны передаваемого объекта. Как известно, срок действия объектов интеллектуальной собственности имеет определенные рамки: для товарного знака — 10 лет с возможностью продления действия регистрации, для изобретения — 20 лет, для промышленного образца — 5 лет с возможностью его продления, но не более чем на 25 лет, для полезной модели — максимально 10 лет. Так, например, договор на товарный знак можно заключить и зарегистрировать в Роспатенте на срок не более 10 лет. Стоит помнить, что заключать договор можно на уже зарегистрированный в Роспатенте объект.

Условия, которые должны быть отражены в лицензионном договоре

Лицензионный договор должен содержать следующие условия:

  • Предмет договора, а именно указание объекта интеллектуальной собственности, возможность распоряжения которым передается по договору.
  • Обозначение способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Помните, что лицензиат может использовать передаваемую интеллектуальную собственность только в том объеме, который предусмотрен договором.
  • Условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного договора), а также условия безвозмездного пользования объектом интеллектуальной собственности.

Обратите внимание, что по общему правилу лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.

Форма договора с правообладателем

Согласно общему правилу, договор с правообладателем должен заключаться в письменной форме. Если данное правило не соблюдается, то договор признается недействительным. Исключения составляют:

  • договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме;
  • лицензионный договор присоединения, заключаемый в форме оберточной лицензии на право использования программ ЭВМ и баз данных. Его условия указываются на упаковке приобретаемой программы. Особенностью такого договора является то, что правообладатель программы или базы данных напрямую не контактирует с приобретателем лицензии, однако считается, что лицензиат дал свое согласие на соблюдение условий лицензионного договора (присоединился к лицензии) в момент, когда начал пользоваться программой или базой.

География распространения действия лицензионного договора

Охрана объекта интеллектуальной собственности имеет территориальный характер. Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта интеллектуальной собственности. И если он охраняется на территории РФ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования объекта в Российской Федерации. Если объект интеллектуальной собственности охраняется на территории других стран, может быть заключен международный договор. Территория, на которой лицензиат вправе использовать объект по лицензии, может быть сужена: выбраны один или несколько субъектов страны, на территорию которых будет распространяться действие лицензии.

Читайте также  Бухгалтерский баланс: активы, пассивы, структура и - виды

Источник:
http://legal-support.ru/services/registraciya-dogovorov/licenzionnyi-dogovor/

Срок регистрации лицензионного договора на товарный знак

Необязательно. Однако заявитель вправе по собственной инициативе представить копию платежного документа вместе с соответствующим заявлением или указать сведения о платежном документе.

В случае подачи заявления одной из сторон договора, либо подачи заявления, подписанного сторонами договора, данное заявление может быть подписано представителем стороны договора, не являющимся патентным поверенным. Вместе с тем к данному заявлению должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия представителя, оформленная в соответствии с пунктом 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Необходимо. Государственные реестры содержат, в том числе сведения об адресе для переписки с обладателем исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Гражданского Кодекса Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Таким образом, правообладателю необходимо представить заявление, оформленное согласно Приложению № 1 к Административному регламенту, а также уплатить соответствующую пошлину, и, в случае необходимости, представить иные документы, исчерпывающий перечень которых указан в пункте 18 Административного регламента.

в одностороннем порядке.

Одна из сторон лицензионного (сублицензионного) договора/договора коммерческой концессии (субконцессии) намерена расторгнуть договор в одностороннем порядке. Такая возможность предусмотрена договором. При этом договором предусмотрено, что сторона желающая расторгнуть договор в одностороннем порядке, обязана совершить определенные действия, например – уведомить другую сторону по почте о расторжении договора. Осуществляется ли при рассмотрении такого заявления проверка соблюдение стороной подавшей заявление порядка одностороннего расторжения, предусмотренного договором?

Ответ: При рассмотрении вышеуказанного заявления проверка соблюдения порядка одностороннего расторжения, предусмотренного договором, не проводится.

в одностороннем порядке. Какие документы необходимо представить для государственной регистрации прекращения предоставления права использования результатов ИС или средств индивидуализации в одностороннем порядке?

Необходимо представить заявление, подписанное стороной, которая расторгает договор. В случае если заявление подписывает представитель заявителя, не являющийся патентным поверенным, также необходимо представить доверенность. Также по инициативе заявителя может быть представлен документ(ы), подтверждающий(ие) уплату пошлины.

Форма заявления приведена в Приложении № 9 к Административному регламенту.

баз данных по лицензионному (сублицензионному) договору в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности?

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 1262 Гражданского Кодекса Российской Федерации государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора. Таким образом, предоставление права использования зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионному (сублицензионному) договору не подлежит государственной регистрации.

Согласно пункту 1 статьи 1027 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Таким образом, предмет договора коммерческой концессии в обязательном порядке должен включать товарный знак/знак обслуживания, в противном случае такой договор не является договором коммерческой концессии.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации по лицензионному (сублицензионному) договора/договору коммерческой концессии (субконцессии) зарегистрировано со сроком действия – «до 15.03.2016». Заявление о внесении изменений было подано в канцелярию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности после указанной даты. Возможно ли государственная регистрация изменений, в том числе продление срока его действия?

Ответ: Нет. Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет проверку соблюдения условий государственной регистрации на дату их рассмотрения.

Согласно пункту 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса Российской Федерации предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1233 Гражданского Кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к лицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453) Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно пункту 1 статьи 452 Гражданского Кодекса Российской Федерации соглашение, в том числе об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Таким образом, изменения, касающиеся, в том числе срока действия договора, также подлежат государственной регистрации и без государственной регистрации считаются несостоявшимися.

Положения пункта 3 статьи 1232 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержат требования об указании в документах, представляемых для государственной регистрации распоряжения правом по договору, сведений, в том числе о сроке действия договора, если такой срок договором определен.

Таким образом, в случае поступления заявления о внесении изменений в зарегистрированное ранее распоряжение исключительным правом по лицензионному (сублицензионному) договору/договору коммерческой концессии (субконцессии) после истечения срока действия договора оно не может быть удовлетворено.

Сторонам договора следует подать новое, самостоятельное заявление о государственной регистрации предоставление права использования результатов интеллектуальной собственности и/или средств индивидуализации по договору.

если он подписывает заявлении о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной собственности или средство индивидуализации, который не входит в его специализацию (например, товарный знак)?

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ «О патентных поверенных» полномочия патентного поверенного на ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем, работодателем или иным заинтересованным лицом и не требующей нотариального заверения. Вместе с тем, данное положение закона относится к случаям, когда патентный поверенный действует в пределах своей специализации, указанной в Реестре патентных поверенных Российской Федерации.

Таким образом, в данном случае действует общее правило – пункта 1 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации: «доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом». Т.е. в данном случае доверенность патентному поверенному должна быть нотариально удостоверена.

Согласно положению пункта 2 статьи 1232 Кодекса в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. При этом, в силу положения пункта 6 статьи 1232 при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации без договора, переход исключительного права считается несостоявшимся.

Согласно пункту 1 статьи 1249 Кодекса за совершение юридически значимых действий, связанных, в том числе с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам взимаются, соответственно патентные и иные пошлины, порядок и сроки уплаты которых определены Положением о Пошлинах. За рассмотрение заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара к другому лицу без договора и принятие решения по результатам его рассмотрения (пункт 3.14 Приложения к Положению) составляет 13500 рублей + 11500 рублей за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1.

Согласно пунктам 13, 14 Регламента срок предоставления государственной услуги составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в Роспатент. Государственная регистрация перехода исключительного права на РИД без договора или отказ в такой регистрации осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления в Роспатент документов, указанных в пункте 19 Регламента. Указанный в абзаце втором пункта 13 Регламента срок может быть увеличен в случае необходимости направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктами 60 и 66 Регламента, повторной проверки уплаты пошлины в соответствии с пунктом 62 Регламента, проверки ответа на уведомление в соответствии с пунктом 67 Регламента, рассмотрения заявления об отзыве заявления в соответствии с пунктом 70 Регламента.

Согласно пункту 19 Регламента предоставление акта приема-передачи (выписки из него, касающейся исключительного права на РИД) является необходимым в случаях:

а) разделения российского юридического лица / выделении из состава российского юридического лица одного или нескольких юридических лиц;

б) в случае обращения взыскания на имущество правообладателя — протокол о результатах открытых торгов о передаче исключительного права (за исключением наименования места происхождения товара) и (или) акт приема-передачи, касающийся перехода исключительного права на РИД.

Читайте также  Как прописать ребенка по месту жительства правильно: где, в какие сроки и что нужно для регистрации несовершеннолетних детей?

Источник:
http://www1.fips.ru/faq/index.php?SECTION_ID=111

Регистрация лицензионного договора

Владелец исключительных прав на тот или иной объект имеет право как самостоятельно пользоваться имеющимися преимуществами, так и получать прибыль через предоставление прав на использование по лицензионному договору. Если возникают вопросы относительно объектов, по которым проводится регистрация лицензионного договора, то необходимо ориентироваться на ч.4 ГК РФ, где указаны патенты, товарные знаки, свидетельства на базы данных и программное обеспечение.

Если правообладатель, выступающий в роли лицензиара, даёт разрешение использовать свою интеллектуальную собственность, то иная сторона – лицензиат, берёт на себя обязательства оплаты и выполнения иных действий, прописанных в договоре. Чтобы документ, дающий надежду на плодотворное сотрудничество сторон, не был признан недействительным, необходимо с предельной ответственностью подойти к соблюдению требований, предусмотренных для государственной регистрации письменной формы лицензионного договора.

Что необходимо отразить в лицензионном договоре?

Рассчитывать на поддержку законодательства следует лишь после того, как в Роспатенте проведена процедура государственной регистрации. Но прежде всего, нужно подготовить документы, в чём неоценимую помощь окажут хорошо подготовленные сотрудники патентного агентства, умеющие быстро оценить ситуацию, возможные риски и сделать всё, чтобы регистрация прошла успешно.

Сведения, необходимые для регистрации договора

  1. Соответствующее учредительным документам наименование организации, включающее фамилию и должность руководителя, юридический адрес, банковские реквизиты. В соответствии с конкретными обстоятельствами могут понадобиться сведения о правообладателе, как физическом лице — предпринимателе. Также потребуется его почтовый адрес, индекс и паспортные данные. Прилагается и копия свидетельства о внесении в ЕГРИП.
  2. Полный список товаров и услуг, относительно которых составляется соглашение.
  3. Лаконичное описание запатентованного объекта, по поводу которого заключается лицензионный договор.
  4. Копия патента или свидетельства, гарантирующего исключительные права.
  5. Проект договора с указанием объёма предоставляемых прав, территории и срока действия.

Наиболее важное, что указывается в соглашении подобного рода – это сам предмет, относительно которого намечается передача прав. Понадобится и подробное указание способов применения данного объекта, так как распоряжаться им разрешается лишь в объёме, прописанном в договоре. В документе следует указывать как размер вознаграждения, которое придётся выплачивать лицензиару, так и порядок его начисления.

Форма лицензионного договора

Руководствуясь общепринятым правилом, лицензионный договор считается действительным лишь в письменной форме (образец). Правда, есть некоторые исключения, например, обёрточная лицензия, дающая право на использование программного обеспечения и баз данных. Хоть лицензиар и лицензиат в этом случае и не контактируют напрямую, но начало использования автоматически считается обязательством соблюдения условий лицензионного договора, указанных на упаковке этой самой программы или БД.

Территория действия

Вполне естественно, что территория, где можно беспрепятственно пользоваться объектом интеллектуальной собственности, указанным в лицензионном договоре, ограничивается географией действия охранных документов, выданных Роспатентом. Кроме того, существует вероятность сужения территории до конкретных регионов страны, что обязательно оговаривается в договоре.

Установление сроков действия

Период, на который распространяется действие договора, не может превышать определённого временными рамками, ограничивающими исключительные права на интересующий объект, что устанавливается при получении патента или свидетельства о регистрации.

В случае использования товарного знака, срок ограничивается десятью годами, но всегда имеется возможность продления действия договора при продлении товарного знака.

Для изобретения данный период определяется 20 годами, для промышленного образца – 25, для полезной модели составляет 10 лет. Правда, действие лицензионного договора имеет шанс увеличения в соответствии с продлением действия охранных прав. Но в любом случае, передача прав использования допускается только после патентования объекта и регистрации в Роспатенте.

Источник:
http://www.patent-rus.ru/uslugy/licjenzionnyj-dogovor/

Лицензионный договор. Регистрация в ФИПС Роспатента.

Лицензионный договор представляет собой правовой гражданский договор, по которому одна из сторон, обладающая исключительным правом на интеллектуальную собственность — лицензиар (владелец) предоставляет или обязуется предоставить заинтересованной стороне — лицензиату (пользователю) право использования этой собственности в предусмотренных образцом лицензионного пределах.

В ГК РФ ч.4 приведен перечень охраняемых объектов интеллектуальной собственности, в число которых входят патенты, товарные знаки, а также свидетельства на базы данных и программное обеспечение и базы данных.

Важно! Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного или сублицензионного договора. Без регистрации в Роспатенте лицензионный договор, договоры уступки и коммерческой концессии считаются ничтожными или недействительными.

Сколько стоит составление договора ?

*цена указана без учета патентных пошлин (смотреть пошлины)

Срок оформления договора в патентном бюро «Патентные Технологии» и подачи его на рассмотрение в ФИПС Роспатента в среднем составляет от трех до пяти рабочих дней.

Срок регистрации лицензионного или сублицензионного договора на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности установлен законодательством и составляет до 2-х месяцев с момента подачи заявления о регистрации. Но, на практике, Патентное ведомство нередко затягивает сроки регистрации лицензионного договора до 3 месяцев, а иногда и на более продолжительное время.

Возможны варианты ускорения процедуры регистрации. Стоимость за ускорение рассматривается отдельно в каждом конкретном случае.

Что необходимо для регистрации договора?

Для заказа услуги Вам необходимо после оформления с нами договорных отношений и 50% оплаты наших услуг прислать нам по электронной почте по адресу info@p tn.su следующую информацию о Лицензиаре(правообладателе) и о Лицензиате(пользователе):

1) Полное наименование организации, согласно учредительным документам или сведения о гражданах правообладателях:

  • Ф.И.О. и должность руководителя организации;
  • Юридический адрес;
  • Банковские реквизиты организации (ИНН, ОГРН и т.д.).

или

  • Ф.И.О. физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность(для владельцев товарных знаков);
  • Почтовый адрес с индексом и паспортные данные индивидуального предпринимателя;
  • Копия Свидетельства о внесении в ЕГРИП(для владельцев товарных знаков).

2) Перечень товаров и услуг, в отношении которых заключается договор (для товарных знаков);

3) Краткое описание объекта лицензионного договора на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака (в случае заинтересованности патентообладателя в распространении информации о предмете соответствующего лицензионного договора);

4) Копия титульного листа патентной грамоты или свидетельства на товарный знак.

5) Проект или описание договора. Причем сразу желательно указать следующие сведения:

  • Объем предоставляемых прав по лицензионному договору;
  • Территория действия договора;
  • Срок действия договора;
  • Сведения об обязанностях Лицензиата вносить Лицензиару обусловленные лицензионным договором платежи и/или осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным договором;
  • Сведения об возможном предоставлении лицензиату «неисключительной лицензии», т.е. права использования товарного знака с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;
  • Сведения об возможном предоставлении лицензиату «неисключительной лицензии», т.е. права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам .

Примечание: Следует иметь ввиду, что если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается (неисключительной).
В договоре можно предусмотреть разрешение или запрет на выдачу сублицензий.

После поступления перечисленных выше сведений мы в соответствии с «Регламентом о лицензионных договорах» составляем новый или корректируем имеющийся у Вас проект договора и отправляем его Вам на согласование. После чего, Вы передаете подписанный договор нам вместе с доверенностями на нашего одного из наших патентных поверенных, а также документ (платежка или квитанция), подтверждающим уплату государственной пошлины за регистрацию договора. После предоставления Вам документа о сдаче материалов договора в ФИПС (Роспатент) Вы оплачиваете остальные 50% стоимости наших услуг.

Какие преимущества дает лицензионный договор?

Лицензионный договор выгоден как Владельцу прав на интеллектуальную собственность, так и Пользователю этой собственности.

На сегодняшний день лицензионный договор является наиболее распространенным средством передачи права на использование результатов интеллектуальной деятельности, в частности товарных знаков.

Практика заключения лицензионных договоров популярна во всем мире. И это нетрудно объяснить – ведь конкурировать с уже хорошо известными торговыми марками (брендами), охраняемыми свидетельствами на товарные знаки очень сложно, если вообще возможно. В этом плане, Лицензиату (пользователю) удобно заключить с таким старым и хорошо известным знаком договор для маркирования и рекламы своих товаров или услуг. Кроме того при Пользователю не нужно тратить свои средства и время на раскрутку своего бренда или технологий и продвижении их на рынке.

В то же время это выгодно и правообладателю знака — Лицензиару. Заключением договора правообладатель усиливает правовую защищенность знака. Необходимо помнить о том, что правовая охрана товарного знака может быть признана недействительной в связи с его неиспользованием в течение определенного срока. Использование же товарного знака лицом, получившим на это разрешение правообладателя на основании регистрации лицензионного договора, признается равнозначным использованию товарного знака самим правообладателем.

Также очевидна преимущество бесплатной рекламы, ведь заключение лицензионного договора способствует распространению товарного знака на рынке товаров и услуг.

Важно! Исключительные абсолютные права обеспечивают их обладателям легальную монополию на совершение различных действий (по использованию результатов их творчества и распоряжению ими) с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия. Согласно законодательству РФ другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной собственности (ИС) без согласия правообладателя (владельца ИС). Использование результата интеллектуальной собственности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом и другими законами.

Спешите легализовать использование чужой интеллектуальной собственности путем заключения лицензионного договора с законным правообладателем или патентообладателем, во избежание конфликтов с владельцами исключительных прав. Напомним, что использование чужой интеллектуальной собственности, сопровождаемое извлечение выгоды до 50 000 руб. влечет за собой административную ответственность, а свыше 250 000 руб. уголовную.

Патентные пошлины за действия, связанные с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами

(цены указаны в рублях)

Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора, относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель

1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1

Регистрация договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец

1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1

Читайте также  Виды систем налогообложения для ИП и ООО в России, 5 режимов

Регистрация договора о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец

1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1

Регистрация перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец к другому лицу без договора

1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1

Регистрация сделки, предусматривающей использование единой технологии за пределами Российской Федерации

1 650 + 850 за каждый патент, свидетельство свыше 1

Регистрация изменений, внесенных в договор, относящийся к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель:

внесенных в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор об отчуждении исключительного права, договор о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец

внесенных в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, связанных с расширением его предмета

400 + 850 за каждый патент, свидетельство, +11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания, дополняющие предмет договора

Регистрация расторжения
лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель

Регистрация заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытая лицензия) и публикация сведений об открытой лицензии

Регистрация ходатайства об отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии

Регистрация ходатайства об отзыве заявления с обязательством об отчуждении исключительного права на изобретение

Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора, относящегося к товарному знаку, знаку обслуживания

13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1

Регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, знак обслуживания

13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1

Регистрация договора о залоге исключительного права на товарный знак, знак обслуживания

13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1

Регистрация перехода исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара к другому лицу без договора

13 500 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара свыше 1

Регистрация изменений, внесенных в договор, относящихся к товарному знаку, знаку обслуживания:

внесенных в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор об отчуждении исключительного права, договор о залоге исключительного права на товарный знак, знак обслуживания

внесенных в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор о залоге исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, связанных с расширением его предмета

2 050 + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания + 850 за каждый патент, свидетельство, дополняющие предмет договора

Регистрация расторжения лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, относящегося к товарному знаку, знаку обслуживания

Регистрация договора коммерческой концессии (субконцессии), относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарному знаку, знаку обслуживания

13 500 + 850 за каждый патент, свидетельство, +11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания свыше 1, составляющие предмет договора

Регистрация изменений, внесенных в договор коммерческой концессии (субконцессии), относящийся к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарному знаку, знаку обслуживания, связанных с расширением его предмета

2 050 + 850 за каждый патент, свидетельство, + 11 500 за каждый товарный знак, знак обслуживания, дополняющие предмет договора

Регистрация расторжения договора коммерческой концессии (субконцессии), относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарному знаку, знаку обслуживания

Источник:
http://ptn.su/Levo/Dogovor/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.shtml

Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Неотъемлемой составляющей предоставления прав на промышленную собственность, включая товарные знаки, является регистрация лицензионного договора. Этот этап крайне важен, без него предоставление права использования зарегистрированного обозначения будет признано недействительным, поэтому при заключении такой сделки необходимо незамедлительно обратиться в Патентное ведомство для регистрации распоряжения исключительными правами.

Рассмотрим преимущества, которые предоставление права использования и регистрация лицензионного договора на товарный знак предоставляет обеим сторонам договора (лицензиару и лицензиату):

Владелец (лицензиар) товарного знака получает от сделки дополнительный доход и повышение узнаваемости бренда, а также легальный способ защитить товарный знак от досрочного аннулирования по причине неиспользования. Лицензиат (приобретатель) экономит время и деньги на разработку нового продукта и регистрацию интеллектуальной собственности в Роспатенте, а также сразу начинает работу под известной потребителям торговой маркой и при этом не нарушает ничьи права при использовании товарного знака.

NB! Сделка и регистрация лицензионного договора на товарный знак дает право лицензиату на использование товарного знака в строго оговоренных границах и объемах, но не предполагает полного перехода к нему всех прав, принадлежащих правообладателю.

В законодательстве выделены следующие виды договоров:

  • исключительная/неисключительная лицензии;
  • единичная лицензия;
  • сублицензия;

Исключительная лицензия и ее регистрация

Можно считать такой договор наиболее выгодным для приобретателя, так как сделка предполагает запрет для правообладателя на передачу этих же интеллектуальных прав третьим лицам во время действия договора. Кроме того, обе стороны имеют право обращаться в суд в случае нарушения их прав по отношению к товарному знаку третьими лицами, это право возникает также после того, как проведена регистрация исключительного лицензионного договора на товарный знак.

Неисключительная лицензия

В отличие от исключительной лицензии, неисключительная не предусматривает передачи прав на эксклюзивной основе. Это значит, что аналогичные договоры в отношении одного и того же знака могут заключаться с любыми другими лицензиатами.

Когда осуществлена регистрация неисключительного лицензионного договора на товарный знак, владелец бренда может передать те же права неограниченному кругу лиц. Этот вид договора очевидно более выгоден владельцу товарного знака, так предполагает больший доход и чаще всего используется владельцами широко известных брендов, маркирующих сетевые заведения.

Сублицензия

Этот вид предполагает согласие правообладателя на заключение субдоговоров между лицензиатом и третьими лицами, в рамках которых передаваемый объем прав и сроки не могут превышать те, что закреплены в основном лицензионном договоре. Правопреемник по сублицензии также отвечает за свои действия по отношению к интеллектуальной собственности владельца бренда, а регистрация сублицензионного договора на товарный знак обязательна, как и для других видов договоров.

В рамках лицензии по закону могут передаваться не только товарные знаки, знаки обслуживания, но и права на объекты авторского права, компьютерные программы, общеизвестные знаки, патенты на изобретения, полезные модели и т.д.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак может быть осуществлена только при условии его правильного составления. Структура договора:

  1. Во-первых, указываются стороны, заключающие договор, их полные наименования реквизиты. Нужно убедиться, что лицо, которое заключает соглашение, обладает соответствующими полномочиями, нужно указать на основании какого документа оно действует.
  2. Во-вторых, закрепляются вид лицензионного договора, возможность выдачи сублицензии, условия и способы использования интеллектуальной собственности.
  3. Далее в соглашении определяется предмет сделки, это является существенным пунктом договора, без него договор считается незаключенным. В этом разделе приводится детальное описание объекта, по которому предоставляется право, а также перечень товаров и услуг.
  4. Срок и территория договора.
  5. Обязанности сторон также является немаловажной частью соглашения. Основными будут обязанность лицензиара передать права в оговоренном объеме и обязанность лицензиата своевременно производить оплату.
  6. Условия о цене. Здесь закрепляется вид оплаты (роялти, паушальный платеж и т.д.), устанавливаются ставки (например, если выплаты зависят от объема произведенной продукции под используемым товарным знаком), сроки и способы оплаты.
  7. Защита объекта. Обе стороны в равной степени должны нести ответственность за сохранение охраноспособности объекта предоставленного для использования.
  8. Условия об арбитраже.
  9. Порядок изменения, продления, расторжения договора.
  10. Реквизиты, адреса сторон и их подписи.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак не может быть осуществлена, если в договоре не прописаны вид лицензии, объем переданных в использование прав, предмет договора, регистрационные сведения об интеллектуальной собственности, гарантии по соблюдению качества товаров и услуг, размер вознаграждения для возмездных договоров.

Юридические нюансы

В связи с тем, что товарный знак может принадлежать только юридическим лицам или ИП, регистрация лицензионного договора на товарный знак может быть совершена только между этими лицами, на другие зарегистрированные объекты и авторские права это не распространяется.

У объектов промышленной собственности существует срок охраны, поэтому срок использования по лицензионному договору не может превышать тот, на который распространяется патент или свидетельство.

Если в условиях договора прописана территория, то лицензиат не может использовать обозначения за пределами указанной территории. Если данное условие не прописано, то по умолчанию использование разрешено во всей стране.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте длится в среднем 2-3 месяца. Регистрация требует оплаты государственных пошлин, размер которых отличается в зависимости от передаваемого объекта:

  • патенты – 3 300 рублей. В случае добавления дополнительных патентов происходит повышение суммы на 1 700 рублей за каждый объект.
  • товарный знак и знак обслуживания 13 500 рублей + 11 500 рублей за каждый дополнительный

Если обратиться за услугой по государственной регистрации лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте через электронную систему, заявителю предоставляется скидка в 30% на оплату пошлин.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте обязательна для успешной передачи торговой марки в использование другим лицам. Сотрудники Линкмарк составят лицензионный договор правильно, согласно действующему законодательству, а также помогут при взаимодействии с регистрирующими органами. Подробнее об услугах компании и их стоимости можно узнать здесь.

Источник:
http://linkmark.ru/articles/registratsiya-litsenzionnogo-dogovora-na-tovarniy-znak